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    涉外职务发明创造报酬案件中法律问题探讨(上)

    CQLSW.NET   2019-06-10   信息来源:广州律协   作者:李治国 曾植韫
    核心提示:本案实质上涉及到美国专利法、中国专利法、中国合同法、中国劳动法、中国促进科技成果转化法等部门法法律规定的适用,也涉及到国际私法多种冲突规范制度的运用。本文从本案出发,对涉外职务发明报酬中涉及到的若干实体法律问题进行初探,以期对同种或类似案件的司法处理提供参考,对我国职务发明报酬制度的完善提供些许意见。

    2018年12月11日广东省高级人民法院终审判决的“吴丰庆诉希美克(广州)实业有限公司、BETTELI LIMITED职务发明创造发明人报酬纠纷案”因其判决的开创性、典型性和示范性屡屡成功入选十大典型案例 。

    本案实质上涉及到美国专利法、中国专利法、中国合同法、中国劳动法、中国促进科技成果转化法等部门法法律规定的适用,也涉及到国际私法多种冲突规范制度的运用。本文从本案出发,对涉外职务发明报酬中涉及到的若干实体法律问题进行初探,以期对同种或类似案件的司法处理提供参考,对我国职务发明报酬制度的完善提供些许意见。

    基本案情

    原告吴丰庆在被告希美克(广州)实业有限公司(下称希美克公司)工作期间,完成了职务发明创造“防止锁闭的防风门插芯锁”(下称“涉案职务发明创造”),随后应希美克公司要求签署专利申请权转让书,向被告BETTELI LIMITED转让涉案职务发明创造一切权益。

    BETTELI LIMITED未向原告或希美克公司支付转让对价,并将涉案职务发明创造在美国申请专利并获美国发明专利(下称涉案专利),发明人为原告。其后BETTELI LIMITED委托希美克公司在中国境内制造涉案专利产品并全部出口至美国,由BETTELI LIMITED在美国进行销售。原告要求被告希美克公司支付职务发明创造报酬,被告希美克公司以涉案专利为美国专利,美国专利法无职务发明报酬规定为由拒绝支付,本案诉讼于是产生。本案一审二审判决均支持了原告诉讼请求

    本案相关国际私法法律问题分析

    本案涉案职务发明创造发明人为中国人原告,涉案职务发明创造单位为本案被告希美克公司(中国公司),涉案职务发明发明创造专利申请人、专利权利人为香港公司BETTELI LIMITED;涉案职务发明创造发生地、完成地、实施地为中国;涉案职务发明创造获得美国专利。由此可以看出,本案民事法律关系中因权利主体、权利客体体现涉外性,下面笔者就产生适用法律问题分别从外国法查明、法律规避、公共次序保留、最密切联系地法原则等国际私法制度结合我国法律的相关规定,对本案应适用的法律作出分析。

    外国法查明

    在我国,《涉外民事关系法律适用法》第十条规定:“涉外民事关系适用的外国法律,由人民法院、仲裁机构或者行政机关查明。当事人选择适用外国法律的,应当提供该国法律。不能查明外国法律或者该国法律没有规定的,适用中华人民共和国法律”。可见,《涉外民事关系法律适用法》肯定了外国法查明中法官职权主义;同时考虑到法院在查明外国法实践中面临的困难,也肯定了作为补充的当事人查明方式,同时免除了当事人对外国法内容“证明”的义务。这从侧面反映了我国视外国法为法律而非事实的立法态度。

    本案中,被告希美克公司主张适用美国专利法,则美国专利法的查明义务依照我国《涉外民事关系法律适用法》的规定应为法院及被告。

    事实上,美国专利成文法没有职务发明报酬制度的规定。美国判例法倾向认为,职务发明是基于劳动合同关系在职务发明人履行职务过程中产生的,雇员根据被雇佣的目的从事特定发明任务或解决特殊技术问题的发明成果归属于雇主,雇主已经付出了工资。因此,职务发明人不应该享有另外的报酬。另外,雇员和雇主之间财产权分配规则的实际意义已经很小,因为职务发明产生前的转让规则非常流行,这些协议本质上属于私人协议,无需遵守普通法的默认分配规则。这里的普通法默认分配规则指的是雇主实施权(shop right)以雇员的默示许可为基础。法院更频繁地认为,雇主雇佣雇员来发明,因此通过支付工资或薪水购买了发明人的发明活动。

    如上,美国专利法没有职务发明报酬制度的规定,中国专利法则明确规定权利人应向职务发明人支付发明报酬。本案被告因此提出适用美国专利法,而不是中国专利法以达到逃避支付发明报酬的目的。本案应该适用哪一个国家的专利法则是本案审理的第二个关键问题,下面对此予以分析。

    法律规避

    本案中,被告明显具有逃避适用中国专利法的动机,被告规避的是中国专利法规定的职务报酬强制性支付义务。被告通过专利申请权转让、在美国申请并获得专利这种连接点达到适用美国专利法的目的,被告这种目的对其有利,因为美国专利法并没有职务发明报酬这种制度规定。因此,被告的行为构成国际私法上的法律规避。

    我国《涉外民事关系法律适用法》第四条规定:“中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制性规定的,直接适用该强制性规定。”由此可见,我国法律对于法律规避行为,原则上是规避本国法一律无效;对于规避外国法,我国并无明文规定。通常认为,要具体分析、区别对待,如果当事人规避外国法中某些正当的、合理的规定,应该认为规避行为无效;反正,如果规避外国法中反动的规定,则应认定该规避有效。

    具体到本案,被告规避的是依据中国专利法第十六条应支付原告职务发明创造报酬的义务。原告职务发明报酬来源于原告与被告希美克公司之间的劳动合同关系,职务发明创造报酬本质上属于劳动报酬,具有劳务属性。相关单位不能通过不公平不合理的手段规避支付相关劳务报酬的法定义务。

    中国法律中涉及职务发明创造发明人报酬的相关规定,涉及劳动者权益,不得予以规避。本案中,希美克公司通过要求原告签署转让书,将原告在中国境内完成的涉案职务发明创造相关专利申请权无偿转让给其关联公司BETTELI LIMIYED并在美国申请专利后,利用美国专利法规定拒绝向原告支付发明人报酬,其实质系利用不同的法律制度规避其依中国法律应当支付劳动对价的义务,明显损害原告作为劳动者的权益,不符合我国职务发明创造报酬制度的立法宗旨,违反我国法律相关规定。因此,被告的法律规避行为依法归于无效;中国专利法关于职务发明报酬的规定属于强制性规定,不得排除适用,本案应适用中国专利法而不是美国专利法。

    公共秩序保留

    2010年我国《涉外民事关系法律适用法》第5条规定:“外国法律的适用将损害中华人民共和国社会公共利益的,适用中华人民共和国法律。”这条规定继承了《民法通则》的做法并予以完善,明确规定损害我国社会公共利益的仅限于外国法律,并不包含国际惯例,从立法上缩小了损害主体的范围;同时规定了公共秩序保留的结果是适用我国法律。

    具体到本案,涉及到公共秩序的理解。被告通过适用美国专利法不予支付职务发明报酬,违反了中国专利法、合同法、促进科技成果转化法中关于支付职务发明报酬的强制性规定,实质上违背了或损害了我国社会公共利益。

    本案涉案专利权利人为BETTELI LIMITED,其为专利证书上权利人,与本案被告希美克公司存在关联关系。这种关联公司之间先行转让专利申请权、而后委托制造专利产品的方式,令涉案职务发明创造在美国获得授权并公开,由于新颖性问题,已不可能在中国继续申请发明专利;同时希美克公司在中国境内却依然可以根据BETTELI LIMITED的委托实施发明创造生产专利产品从而获得实际利益,达到将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在中国申请专利后实施获利的相同效果。

    因此,若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明创造发明人保持的规定,对发明人显失公平。因此法院处理本案时运用了公共秩序保留制度将美国专利法的适用予以排除。依据2010年我国《涉外民事关系法律适用法》第5条及其他法律规定,本案应适用中国法即中国专利法。

    最密切联系地法原则

    我国2010年《涉外民事关系法律适用法》第2条第2款规定:“本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的,适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律”;第41条规定:“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的,适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律”。因此我国立法确认了最密切联系地法原则。

    具体到本案,职务发明创造活动是一种动态的、连续的、分阶段的创造活动,其过程包括发明创造的提起或要求、发明创造的开展和进行、发明创造的完成、发明创造的专利申请、发明创造专利的授予、发明创造专利的实施等。其中每一种活动所在地并不一定一致,因此本案法律适用有如下选项:当事人经常居所地法、职务发明创造产生地法、职务发明创造完成地法、职务发明创造专利授予地法、职务发明创造专利实施地法。

    找出与职务发明创造报酬最密切联系所在地法律就是最密切联系地法原则的任务。依据最密切联系地法原则,须全面权衡本案职务发明报酬法律关系的上述连结点,找出与本案职务发明报酬合同法律关系或与本案原告具有最直接、最本质和最真实的联系地法律并加以适用。

    本案中,除了发明创造的专利申请所在地、发明创造专利的授予和确认所在地为美国外,其他发明创造的实施地均在中国。本案职务发明创造本身就是在发明创造实施地的法律环境中产生,也就是发明人工作上班地,发明创造实施地的法律环境与发明创造本身存在着最密切的联系,能方便法院对职务发明报酬纠纷作出和执行裁判,具有合理性、可操作性,以发明创造实施地的法律即中国专利法来处理职务发明创造报酬纠纷,充分考虑到了各方利益,最为公平合理。

    另外职务发明报酬来源于职务发明人牺牲每天8个小时的自由时间,从事发明创造劳动。在自由权与财产权不平等的情况下,这种以自由权换取财产权的代价不容剥夺。企业对职务发明成果的认可和报酬支付,作用在于平衡和安抚自由权与财产权的不平等性,在于激励发明人进一步从事发明创造的积极性,因此职务发明报酬可以看做是基于职务发明创造的完成及实施而支付的带有一定填平性质、激励性质的在工资之外的补充报酬。职务发明报酬的获得与否,关键取决于职务发明创造是否已经实施。

    据此,职务发明报酬纠纷案件,应当适用职务发明创造实施地法律。因此本案应适用中国《专利法》及《专利法实施细则》。

    结 语

    涉外职务发明创造报酬纠纷因其具备涉外因素,在法律适用方面具有不同于一般的发明人报酬纠纷特点。

    因此法院对此类案件的审理需谨慎合法,并需体现出司法对科学技术创新活动的保护态度:一方面要激励用人单位加大投入从事科技创新,以促进企业产品更新换代、企业自身转型升级;另一方面也需平衡和补偿职务发明人的自由权及科技创新活动,以激励职务发明人发明创造的积极性。法院在提供这两方面保护的过程中需寻找一个平衡点,这个平衡点的寻找过程就是法院运用国际私法相关制度,对中外法律准确适用或排除适用的过程。

    在下篇文章中,笔者将会从专利法、劳动法、合同法等相关实体法律问题进行探讨,尽情期待。

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