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    关于“主动分案申请”修改超范围的一点理解

    CQLSW.NET   2018-09-13   信息来源:华诚律师事务所   作者:李永凤

    专利法实施细则第42.1条规定,一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以提出分案申请;同时,专利法实施细则第43.1条规定,分案申请不得超出原申请记载的范围。根据审查指南(第二部分第六章3.3节)的规定,这里“原申请记载的范围”指专利法第33条规定的“原申请说明书和权利要求书记载的范围”。

    相对于为了克服审查员指出的单一性缺陷而“被动分案申请”,申请人提出“主动分案申请”的一个重要目的是为了保护在申请文件中仅记载在说明书中的技术方案,避免“捐献”。因此,在提出主动分案申请时,申请人/代理人会从母案申请文本中提取分案所需保护的技术方案并形成新的权利要求。此时,提取出的技术方案是否超出母案记载范围,将直接影响分案申请能否获得授权以及获得授权后的稳定性。本文结合案例对该问题进行一些粗浅的探讨。

    在主题为“用于手术显微镜的镜筒”的专利申请(母案申请)中,“具体实施方式”部分完整地记载了该镜筒的详细结构,具体包括:镜筒的外壳形状,以及镜筒的内部光路(即安装在外壳内部的光学元件)等。在原始申请的独立权利要求书中,申请人仅写入了与内部光路有关的技术方案,即,

    内部光路“包括具有正折光力的透镜单元以及具有负折光力的透镜单元,其中,第一镜面元件和所述另一镜面元件在成像光路中设置在所述具有正折光力的透镜单元和所述具有负折光力的透镜单元之间”。

    根据说明书的描述,上述技术方案可实现的技术效果是:可缩短光路的长度。

    由于采用本实施例提供的外壳形状,可使得镜筒在较小的空间进行折叠。因此,为了对外壳形状进行保护,申请人在上述申请的基础上提出了分案申请,且撰写了新的独立权利要求,对镜筒的外壳形状进行了保护:

    “(镜筒的)基础构件具有基础构件外壳,并且(镜筒的)中间构件具有中间构件外壳,其中,中间构件在基础构件上可在折叠位置和展开位置之间运动,基础构件外壳具有外壳部段,所述外壳部段的外轮廓构造成在折叠位置上容纳着中间构件外壳的外轮廓的几何形状”。

    审查员对分案申请进行了审查,认为:母案中仅记载了一个同时包括外壳形状和内部光路的完整实施例,分案申请的技术方案是从母案申请实施例的完整的技术方案中摘选和概括得出的,并没有明确记载在母案申请说明书的具体实施方式中,也不能由母案申请具体实施方式记载的内容直接地、毫无疑义地确定。因此,审查员认为分案申请超出了母案记载的范围,并以该理由驳回了分案申请。

    随后,申请人向复审委提出了复审请求,同时针对驳回决定进行了意见陈述。申请人认为,母案并不是只记载了一个实施例,而是结合具体实施例给出多个解决方案,以解决光学、机械方面的多个问题。分案申请技术方案旨在改进镜筒的机械特性,并致力于解决纯粹的机械问题,这和光学方案之间没有必然的联系。在本申请提出的技术方案的基础上,本领域的普通技术人员可以结合任何合适的光学器件和光学系统。因此,分案申请记载的技术方案是可由母案实施例记载的内容直接地、毫无疑义地确定的完整技术方案,没有超出母案申请记载的范围。

    在审查决定中,复审委支持了申请人的观点,做出对分案申请继续进行审查的决定。在继续审查之后,该分案申请获得了授权。

    根据上述案例,笔者认为,在判断分案申请是否超范围时,不应仅从形式上对技术特征进行简单对比,即不能因分案申请权利要求未记载母案说明书实施例记载的某个技术特征,就认为分案权利要求超范围,而是应该从该实施例记载的技术方案的实质出发来进行判断。如果分案申请的技术方案可以独立地解决某个技术问题,即该技术方案在母案说明书中可视为完整的存在,那么,分案申请权利要求的技术方案就是能够从原申请中毫无疑义的确定的。换句话说,不应一概将说明书中的实施例所记载的内容视为单一的不可分割的技术方案,而应视为多个技术方案的独立的存在,如果某个技术问题可以通过其中一个技术方案解决,而无需依赖除该技术方案以外的其他技术特征,那么该技术方案可以在分案申请中提出,而不应认为超出母案记载的范围。

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